Как украинской компании зарегистрировать торговую марку за границей

Принятие украинской компанией решения о регистрации торговой марки (ТМ) за границей — это не столько вопрос проставления галочек в списке стран, сколько стратегическое и взвешенное решение, которое должно максимально учитывать как особенности каждой страны, в которой украинская компания хотела бы получить защиту своего бренда, так и потребности самой компании.

В целом основная задача украинской компании будет состоять в выборе между международной регистраций (Мадридская система, торговая марка ЕС) или национальной регистрации в каждой конкретной стране. Выбор одного из двух видов регистрации (или обоих) зависит от перечня стран, желаемых сроков регистрации (например, в Грузии возможна ускоренная регистрация ТМ), а также документов, которые необходимо предоставить для регистрации в конкретной стране (что особенно важно при выборе национальной регистрации).

По моему мнению, международная регистрация является более выгодной (один унифицированный пакет документов, оплата, подача документов и регистрация во всех интересующих странах, через один орган, который осуществляет международную регистрацию), но в этом случае все-таки необходимо учитывать нюансы регистрации ТМ в конкретных странах. Например, в США необходимо предоставить достаточное документальное подтверждение намерений (или даже готовности) использовать регистрируемую ТМ для конкретных товаров и/или услуг. В этой связи ТМ в США регистрируются для очень короткого перечня конкретных товаров и/или услуг. Кроме того, если вы планируете зарегистрировать цветную торговую марку в США, необходимо четко указать, в каких и с какими словесными и/или изобразительными элементами каждый цвет будет использоваться.

Основными трудностями, с которыми могут столкнуться украинские компании при регистрации ТМ за границей, является предварительный отказ в регистрации или претензии конкурентов относительно того, что такая регистрация может нарушать их права и вводить в заблуждение потребителя. Однако в таком случае у украинской компании всегда есть возможность подать свое обоснование (пояснения), почему ТМ может быть все-таки зарегистрирована.

Отмечу, что возможные трудности можно выявить еще на стадии подготовки к регистрации ТМ. Так, основания для отказа в регистрации ТМ во всех странах более-менее одинаковы (например, описательность знака, возможность смешения с другими ТМ). Соответственно, если основания для отказа в регистрации ТМ, которые содержаться в украинском законодательстве, не применимы к данной ТМ, то есть хорошие шансы того, что в регистрации знака не откажут и за рубежом (это в части так называемых абсолютных оснований для отказа, т.е. оснований, которые предусмотрены законодательством). Наличие споров относительно ТМ в Украине также может повлиять на возможность регистрации последней в других странах. Не стоит надеяться, что конкуренты не заметят вашу заявку.

Самой частой причиной оспаривания регистрации ТМ, является схожесть названия с торговой маркой конкурента. При этом схожесть может быть и не такой уж явной (например, спор относительно ТМ EMI и ТМ Eni). В этом случае для минимизации рисков всегда рекомендуется проводить предварительный поиск схожих зарегистрированных или уже поданных на регистрацию ТМ в других странах. Сегодня эта информация в значительной степени доступна онлайн и, соответственно, по крайней мере, первый поиск всегда возможно провести самостоятельно. При выявлении схожих ТМ в определенной стране нужно будет объективно оценить насколько регистрация будет успешной (насколько ТМ похожи, какое обоснование отсутствия схожести может предоставить украинская компания, для каких товаров и услуг планируется зарегистрировать знак и для каких товаров и услуг зарегистрированы схожие знаки, возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя). Также следует помнить, что даже явная схожесть ТМ не всегда является критической.

Так, одним из самых громких споров о регистрации украинской торговой марки за границей стали судебные разбирательства между компаниями Roshen и Ferrero Rocher в США. Так, в компании Ferrero утверждали, что заявленная на регистрацию в США торговая марка ROSHEN нарушает их права на торговые марки ROCHER и FERRERO ROCHER, зарегистрированные в США ранее, а также "размывают" узнаваемость этих торговых марок.

Со своей стороны Roshen обратился со встречными требованиями отменить регистрацию торговой марки ROCHER на основаниях недобросовестности и отказа в связи с тем, что Ferrero более трех лет не использует торговую марку ROCHER без выявления какого-либо намерения к возобновлению такого использования.

Для защиты прав Roshen были проведены два общенациональных исследования среди потребителей: одно относительно вероятности смешения и другое — относительно проверки фактической ассоциации логотипа ROSHEN с FERRERO ROCHER/ROCHER для проверки вероятности "размывания" узнаваемости знаков Ferrero. Исследование показало, что вероятность ассоциирования торговых марок друг с другом и их смешения составляют менее 3%.

В результате переговоров стороны пришли к паритету интересов, сохранив за собой право на те торговые марки, которые ими были поданы на регистрацию или зарегистрированы. В частности, Ferrero отозвал свой судебный иск, а также свои претензии без сохранения за собой права по предъявлению претензий на тех же основаниях. В свою очередь Roshen также отозвал свои встречные претензии относительно отмены регистрации торговой марки ROCHER, оставив за собой право повторного обращения на тех же основаниях (что представляется в данном случае вполне логичным и оправданным). Безусловно, такой результат не был бы достигнут Roshen без активной защиты своего бренда. Украинский производитель сладостей получил возможность продолжить регистрацию своей торговой марки и, в конечном счете, выйти на рынок США со своей продукцией.