Рынки 18 апреля 2014 в 17:03

Самые громкие судебные споры владельцев торговых марок в Украине

Ирина Сысоенко, патентный поверенный, адвокат, партнер юридической компании "Бабич, Сысоенко и Партнеры" о том, как защитить свою торговую марку

Торговая марка это своего рода визитная карточка компании, созданная с целью индивидуализации как самого объекта хозяйствования, так и товаров/услуг, которые он производит/предоставляет.

Из года в год компании вкладывают колоссальные средства в развитие своей торговой марки с целью завоевания рынка и получения уважения от потребителей к их продукту.

Высокий уровень конкуренции вынуждает постоянно работать над усовершенствованием рекламных кампаний, дизайна продукции, способа предоставления услуг, а также защиты своего бренда от посягательств со стороны третьих лиц.

Как показывает практика, в Украине существует большое количество споров в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 19 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае:

а) несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны;

б) наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых в поданной заявке;

в) выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Дело №1 "Kinder" против "Киндер ТОП"

Рассмотрим дело о досрочном прекращение действия свидетельства Украины на торговую марку "Киндер ТОП", зарегистрированную для товара — "мороженое и иные товары, связанные с ним".

Истец, как владелец ряда торговых марок "Киндер" и "Kinder", требовал о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на торговую марку "Киндер ТОП" на основании того, что ответчик не использует данную торговую для производства мороженого.

Согласно ч.4 ст.18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или с другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Другими словами, если владелец торговой марки не использует ее в течении трех лет и третье лицо сможет это доказать, действие свидетельства на такую торговую марку может быть прекращено в судебном порядке.

Доказывая свою правоту, истец предоставил суду доказательства неиспользования ответчиком вышеуказанной торговой марки, а именно справку из содержания которой следовало, что в Реестре УкрСЕПРО, сертификаты соответствия на мороженое под названием или торговой маркой "Киндер ТОП", не зарегистрированы. Согласно украинского законодательства, смеси на основе сухого молока подлежат обязательной сертификации.

Также истец показал добросовестное и длительное использование своего знака "Kinder" за счет распространения соответствующих кондитерских изделий серии "Kinder" на территории Украины.

По результатами рассмотрения дела Хозяйственный суд г. Киева вынес решение о признании полностью недействительным свидетельства Украины на торговую марку "Киндер ТОП".

Дело №2 "WНISKY" против "DOUBLE WHISKY"

Дело о признании полностью недействительным свидетельства Украины на торговую марку "DOUBLE WHISKY" рассматривалось за иском собственника торговой марки "WHISKY" согласно международной регистрации, зарегистрированной для производства парфюмерных изделий. Ответчик является собственником торговой марки "DOUBLE WHISKY" для производства тех же товаров.

По мнению истца, оспариваемая торговая марка "DOUBLE WHISKY" схожая до степени смешения с торговой маркой "WHISKY", что вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товаров, а следовательно истец считает, что обжалуемое свидетельство подлежит признанию недействительным в полном объеме.

Как установлено ч.2 ст.6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", не могут получить правовую охрану также обозначения, которые являются обманчивыми или такими, что могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу.

Согласно ч.3 ст.6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения , тождественные или похожие до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг.

Истец в ходе судебного разбирательства доказал, что он является одним из мировых лидеров на рынке парфюмерной продукции и распространяет в Украине свою продукцию под названиями "WHISKY", "DOUBLE WHISKY" , "WHISKY BLACK" , "WHISKY SILVER". В связи с чем рядовой покупатель воспринимает продукцию с нанесением знаков" WHISKY "и "DOUBLE WHISKY ", как такую, которая происходит от одного производителя. Кроме того, из-за незначительного отличия в написании названия, потребитель воспринимает названия парфюмерной продукции "DOUBLE WHISKY" как производные от торговой марки "WHISKY" и ассоциирует их с одним производителем , а именно с компанией истца.

Также, было установлено, что художественное оформление торговой марки "DOUBLE WHISKY" совпадает с художественным оформлением обозначения на упаковке флаконах парфюмерной продукции под названием "LE WHISKY", правообладателя знака "WHISKY".

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости назначения по делу в соответствии со ст.41 Хозяйственного процессуального кодекса Украины судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Заключением судебной экспертизы было установлено:

1. Однородность товаров для которых зарегистрированы обе торговые марки.

2. Торговая марка "DOUBLE WHISKY" схожая с торговой марки "WHISKY" настолько, что их можно спутать.

3. Существует вероятность возникновения у потребителя впечатление о принадлежности одному лицу товаров маркированных торговой маркой "DOUBLE WHISKY" и товаров маркированных знаком "WHISKY".

Заключение экспертизы объектов интеллектуальной собственности было принято судом в качестве надлежащего доказательства по делу.

В результате рассмотрения дела, суд пришел к выводу, что истец надлежащими образом доказал, что свидетельство Украины на торговую марку "DOUBLE WHISKY":

- выдано вследствие подачи заявки с нарушением прав истца;

- оспариваемая торговая марка схожая до степени смешения с обозначением, принадлежащим истцу в отношении однородных товаров;

- оспариваемая торговая марка может ввести в заблуждение относительно лица производителя.

Было принято решение о признании полностью недействительным свидетельства Украины на торговую марку "DOUBLE WHISKY".

Дело №3 "LEXUS " против "Lexus"

Признание знака "LEXUS" хорошо известным в Украине, и как следствие признание полностью недействительным чужого свидетельства Украины на торговую марку "LEXUS" рассматривалось в Соломенском районном суде г. Киева.

На тот момент рассмотрения дела истец являлся владельцем 9 свидетельств Украины на торговые марки в которые входила словесная часть "LEXUS" для товаров: транспортные средства, автомобили и детали к ним. Ответчик являлся собственником торговой марки "LEXUS", которая была зарегистрирована для производства часов и услуги по их продаже.

Истец наставил на том, что благодаря его активной и длительной деятельности обозначение "LEXUS" четко ассоциируется в сознании потребителей именно с компанией Тойота Мотор Корпорейшн в связи с чем оно стало хорошо известным в Украине.

На основании того, что обозначение "LEXUS" по мнению истца является хорошо известным, спорная торговая марка "LEXUS", которой ответчик маркирует часы, может ввести в заблуждение потребителей относительно лица, производящего товар.

Так, потребители при виде часов под названием "LEXUS" связывают их непосредственно с компанией истца.

Было установлено, что истец производит и реализует ряд сопутствующих товаров, в частности автомобильные аксессуары, часы, одежду и т.д. ,что маркируются обозначением "LEXUS".

Согласно п.4.3.1.9 . Правил составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Госпатента №116 от 28.07.95, к обозначениям, что являются обманными или такими , что могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным качеством, географическому происхождению товаров или услуг или с определенным производителем, которые на самом деле не соответствуют действительности.

Так же, как и в предыдущем деле, была назначена судебная экспертиза, по результатам которой было установлено, что:

1. Обозначение "LEXUS" имеет высокий степень известности и признания для товаров -автомобили и детали к ним по состоянию на 24.05.2004 г.

2. Использование спорной торговой марки "LEXUS" может ввести в заблуждение относительно лица, производящего товар.

Заключение экспертизы объектов интеллектуальной собственности было принято судом в качестве надлежащего доказательства по делу.

Так, по результатам рассмотрения дела, суд принял решение признать хорошо известным в Украине знак "LEXUS" на имя Тойота Кабушики Кайши (Тойота Мотор Корпорейшн) в отношении товаров — автомобили и детали к ним, с 24.05.2004 г., и признать недействительным спорное свидетельство Украины торговую марку "LEXUS" полностью.

Дело №4 "Martini" против "Мартініка"

Дело по признанию недействительным свидетельства Украины на торговую марку "МАРТІНІКА", которая была зарегистрирована для производства безалкогольных напитков и предоставления услуг по рекламе и хранению товаров.

Истец, являясь владельцем свидетельства Украины на торговую марку "MARTINI" (зарегистрирована для производства алкогольных и безалкогольных напитков) подал в суд иск и просил признать полностью недействительным свидетельство Украины на торговую марку "МАРТІНІКА" на основании ее сходства до степени смешения его торговой маркой "MARTINI".

В процессе рассмотрения дела была назначена судебная экспертиза, согласно заключения которой было установлено:

1. Торговая марка "МАРТІНІКА" зарегистрирована для товаров и услуг, которые являются однородными товарам, для которых зарегистрирована торговая марка "MARTINI".

2. Торговая марка "МАРТІНІКА" и торговая марка "MARTINI" схожи настолько, что их можно спутать.

Статьей 32 Хозяйственно процессуального кодекса Украины заключение судебного эксперта не является для суда обязательным и оценивается хозяйственным судом по правилам, установленным ст.43 данного кодекса.

В отличие от предыдущих судебных разбирательств, суд оценив экспертное заключение отклонил его в части для однородности услуг для которых зарегистрирована торговая марка "МАРТІНІКА" с товарами для которых зарегистрирована торговая марка "MARTINI". По мнению суда, услуги для которых зарегистрирована торговая марка "МАРТІНІКА" могут предоставляться в отношении различных товаров, а не только для введения в оборот безалкогольных напитков.

По результатам рассмотрения дела было принято решение признать свидетельство Украины на торговую марку "МАРТІНІКА" недействительным в только части предоставления правовой охраны для товаров — безалкогольные напитки.

Дело №5 "AMAZON.COM" против "amazonia"

Истец, являясь владельцем торговой марки "AMAZON.COM" подал исковое заявление о признании недействительным полностью свидетельства Украины на торговую марку "amazonia".

Истец обосновывал свои требования ссылаясь на несоответствие торговой марки "amazonia" условиям предоставления правовой охраны предусмотренными абз.2 п.3 ст.6 и абз.5 п.2 ст.6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", а именно на то, что торговая марка ответчика "amazonia" схожая до степени смешения с торговой маркой истца и является такой, что может ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу.

Для установления "схожести до степени смешения" и "возможности введения в заблуждение" торговой марки "amazonia" судом было назначено проведение судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Результат проведенной экспертизы в виде заключения суд первой инстанции не принял во внимание, сославшись на то, что выводы вызывают сомнение в их правильности.

По результатам рассмотрения дела в суде первой инстанции — решением Соломенского районного суда г. Киева в удовлетворении иска отказано.

Заключение судебной экспертизы было исследовано уже в апелляционной инстанции, после чего было установлено, что торговая марка "amazonia" может ввести в заблуждение потребителей в отношении лица, которое предоставляет услуги.

По результатам рассмотрения дела Апелляционный суд г. Киева вынес решение, которым полностью удовлетворил иск о признании недействительным полностью свидетельства Украины на торговую марку "amazonia".

Выводы

Исходя из анализа вышеуказанных судебных дел, хочется подчеркнуть особенности их рассмотрения:

1. Стоит помнить, если зарегистрированную торговую марку не использовать более трех лет, то согласно украинского законодательства такая регистрация в судебном порядке может быть досрочно прекращена.

2. Большая часть судебных решение принимается на основании заключений экспертизы объектов интеллектуальной собственности, что указывает на высокую степень важности юридически правильного составления вопросов, которые будут ставиться на ответ эксперту.

3. Правовая охрана хорошо известной торговой марки распространяется также на товары и услуги, неоднородные с теми, для которых торговая марка признана хорошо известной. То есть, в случае нарушения прав хорошо известной торговой марки ее правовая охрана распространяется на все товары и услуги (даже на неоднородные с теми, для которых она признана хорошо известной), что по сравнению с обычными зарегистрированными торговыми марками невозможно.

Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA
Загрузка...